“中國制造”須規(guī)避專利“坑”

　　□ 何春暉

　　2008年的巴塞爾鐘表展上，天津海鷗手表集團(tuán)公司送展的雙陀飛輪系列手表遭遇了一場專利侵權(quán)糾紛。某瑞士公司指控海鷗表的關(guān)鍵部件差動結(jié)構(gòu)抄襲該公司的專利產(chǎn)品，海鷗面臨著當(dāng)即撤展，次年不許參展的懲罰，還將招致侵權(quán)訴訟和高額的索賠。巴塞爾國際鐘表珠寶展知識產(chǎn)權(quán)委員會對比雙方產(chǎn)品后，決定對瑞士企業(yè)的投訴不予支持。但是,這個事件引起了海鷗集團(tuán)的高度重視，他們專門成立了知識產(chǎn)權(quán)委員會，在隨后的幾年海鷗集團(tuán)自主知識產(chǎn)權(quán)達(dá)到80%以上，截至2013年底，累計申請專利671項，已授權(quán)專利464項，其中包括日本1項，瑞士4項。每次參加巴塞爾鐘表展之前，海鷗集團(tuán)會用3個月的時間篩查參展產(chǎn)品專利情況，以避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛。

　　專利的壟斷性決定了專利權(quán)的所有人為維護(hù)自己的專利權(quán)來打擊其他的競爭對手，自2000年以來，海外跨國企業(yè)憑借大量的專利儲備這一有力武器不斷對中國企業(yè)的出口設(shè)置商業(yè)壁壘，在掀起一次次專利訴訟的同時一再提高專利侵權(quán)的索賠額，給中國企業(yè)“走出去”造成障礙。

　　那么，如何應(yīng)對中國企業(yè)“走出去”的重重壁壘呢？我們首先需要認(rèn)清中國企業(yè)在生產(chǎn)制造中通常容易遭遇到哪些專利風(fēng)險，在了解風(fēng)險之后才能更加主動地進(jìn)行風(fēng)險管理。

　　對于那些從事外包業(yè)務(wù)的制造企業(yè)，在接受外方定單時，應(yīng)當(dāng)主動要求外方提供專利權(quán)的證明文件及相關(guān)的其他技術(shù)文件，比如專有技術(shù)資料及配套技術(shù)資料，尤其要提供該技術(shù)的權(quán)屬證明文件。在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對專利在中國境內(nèi)的有效性進(jìn)行檢索分析，除了對外方提供的相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行檢索分析外，更重要的是需要從原料、技術(shù)、設(shè)備、包裝及應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行檢索分析，掌握是否存在侵犯他人專利權(quán)的風(fēng)險。

　　如果經(jīng)過核實發(fā)現(xiàn)外方并不是專利權(quán)所有人，應(yīng)該要求對方提供專利權(quán)人的授權(quán)證明文件；如果發(fā)現(xiàn)外方提供的專利權(quán)所保護(hù)的技術(shù)方案與委托加工的技術(shù)不完全相同，應(yīng)當(dāng)考慮在合同中訂立條款明確一旦出現(xiàn)涉及專利糾紛的情況都應(yīng)當(dāng)由外方負(fù)責(zé)并賠償乙方的損失來轉(zhuǎn)嫁專利風(fēng)險。由于技術(shù)的優(yōu)化和創(chuàng)新是一個動態(tài)發(fā)展的過程，即使現(xiàn)在經(jīng)過檢索分析尚無發(fā)現(xiàn)專利風(fēng)險，也需要對將來可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險予以重視，在合同中約定發(fā)生專利糾紛時的處理方式，規(guī)定好雙方的責(zé)任與義務(wù)。

　　對于出口型企業(yè)，企業(yè)在產(chǎn)品出口前應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)的律師事務(wù)所對出口地國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)環(huán)境進(jìn)行詳盡的調(diào)查，除必要的法律環(huán)境調(diào)查外，還需要對本領(lǐng)域主要專利權(quán)人在該國家的專利申請和授權(quán)情況、專利池、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和實施情況進(jìn)行調(diào)查分析。

　　所謂檢索，是指在全球公開的專利文獻(xiàn)中找尋與擬出口的產(chǎn)品或技術(shù)相同或相近的技術(shù)在出口地國家或地區(qū)獲得了有效專利保護(hù)的那些風(fēng)險專利及專利權(quán)的最終所有人。檢索不僅涉及產(chǎn)品或技術(shù)整體本身，還需要對產(chǎn)品的主要組成，包括組件、模塊、材料、組分、設(shè)備、生產(chǎn)工藝、系統(tǒng)中的各部分、配套產(chǎn)品和技術(shù)、應(yīng)用、替代產(chǎn)品或技術(shù)等方面進(jìn)行全面的檢索和分析。這樣做的目的，首先在于對擬出口產(chǎn)品或技術(shù)是否存在專利風(fēng)險有全面客觀的把握，更為重要的是，可以采取更加行之有效的措施來管理存在的專利風(fēng)險。

　　建議企業(yè)，產(chǎn)品或技術(shù)擬出口之前的兩年到三年，就要在做好上述檢索分析之后，有方向、有計劃地提前在擬出口地國家或地區(qū)進(jìn)行專利布局和專利申請。這樣，產(chǎn)品進(jìn)入之時已經(jīng)有效地獲得了該國家或地區(qū)的專利保護(hù)，從而為產(chǎn)品或技術(shù)的出口保駕護(hù)航。

　　對于那些無法規(guī)避的海外專利權(quán)，如果我們的產(chǎn)品或技術(shù)存在發(fā)生侵權(quán)的重大可能，那么，需要事先與專利權(quán)所有人溝通，力爭支付適當(dāng)?shù)膶＠S可費以獲得其授權(quán)許可。這里要提出的是，如果我們的企業(yè)向華為學(xué)習(xí)，通過對海外的風(fēng)險專利的充分檢索和研究，利用自身優(yōu)勢，對其核心技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化和改良，在應(yīng)用和實施領(lǐng)域開拓發(fā)展，提前在擬出口國家或地區(qū)進(jìn)行專利布局，以自己手中的專利組合與海外風(fēng)險專利所有權(quán)人達(dá)成專利的交叉許可授權(quán)協(xié)議，就可以最大限度地謀求企業(yè)發(fā)展空間。

　　對于企業(yè)在與外方合作研發(fā)或委托研發(fā)中可能遇到的風(fēng)險，我國企業(yè)要做好如下幾點來加以規(guī)避：首先，慎重選擇合作伙伴和合作項目，在合作之前委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對合作伙伴的資質(zhì)和信用進(jìn)行調(diào)查；其二，對合作項目需要進(jìn)行全球范圍內(nèi)的專利文獻(xiàn)和非專利文獻(xiàn)的檢索分析，客觀評價該項目的前途和存在的侵權(quán)風(fēng)險；其三，在合作或委托研發(fā)的各種協(xié)議中,首先明確知識產(chǎn)權(quán)方面的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，尤其要明確約定專利權(quán)的歸屬，防止專利權(quán)權(quán)屬糾紛風(fēng)險的發(fā)生。

　　（作者系國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明審查部高級審查員）